Marques & Preuve de l’usage sérieux

22 octobre 2020

Marques & Preuve de l’usage sérieux. Précisions sur la preuve de l’usage sérieux écartant la déchéance d’une marque utilisée pour une partie seulement des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA/DU)

A l’occasion d’un litige où le prononcé de la déchéance pour défaut d’usage sérieux des marques « Testarossa », enregistrées notamment pour des véhicules et leurs pièces détachées, était contesté par la société Ferrari, une cour d’appel allemande a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles. Dans sa décision, la Cour apporte des précisions importantes sur l’appréciation et la preuve de l’usage sérieux permettant d’échapper à la déchéance d’une marque.

Tout d’abord, la Cour précise que lorsque la catégorie des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée a été définie de façon précise et circonscrite de telle sorte qu’il n’est pas possible de la subdiviser en sous-catégories, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie seulement de ces produits ou services permet d’échapper à la déchéance de la marque pour l’ensemble de la catégorie. A l’inverse, s’il s’agit d’une catégorie large susceptible d’être subdivisée en sous-catégories autonomes de produits ou de services, en raison de leur finalité et de leur destination, le titulaire de la marque est tenu d’apporter la preuve d’un usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories.

La Cour ajoute ensuite que la revente par le titulaire de produits d’occasion initialement mis dans le commerce sous la marque et la fourniture de services relatifs à ces produits sont susceptibles de constituer un « usage sérieux », à condition que ladite marque soit effectivement utilisée à l’occasion de ces actes. Enfin, dans un souci d’uniformatisation de la protection des marques entre les États membres, la Cour affirme que la charge de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, y compris d’une marque nationale, pèse sur le titulaire, nonobstant tout disposition nationale contraire.